בהמשך למאמר הקודם נדון בתנאים לקבלת פטנט. אחד התנאים לקבלת פטנט הוא חדשנות. מהי החדשנות הנדרשת לשם קבלת פטנט?
חדשנות מוגדרת בחוק הפטנטים כהיעדר פרסום קודם בפומבי לפני תאריך הבקשה לפטנט. חשוב להקדים ולאמר: הגם שפטנט מתקבל על פי בקשה רק במדינה בה מבקשים, למשל בישראל, גם פרסום מחוץ לישראל ייחשב כפרסום. בענין זה הדין האמריקאי זהה.
הפרסום צריך להיות בתיאור, בכתב, במראה, בקול או בדרך אחרת, על ידי ניצול או הצגה של ההמצאה, כך שבעל מקצוע יוכל לבנות את ההמצאה לפי פרטי התיאור.
המבחן הכללי הוא זה: האם הפרסום כולל מספיק פרטים של ההמצאה, כך שבעל מקצוע מהתחום יוכל לקחת את הפרטים האלה ולהרכיב מהם את ההמצאה? אם התשובה לכך חיובית, ההמצאה "פורסמה" ועל כן לא תהיה "חדשה" במועד הגשת הבקשה לפטנט.
השאלה, אם פרסום קודם פוגע בבקשת הפטנט או לא היא שאלה עובדתית. היא נבחנת תחילה על ידי בוחן ממשרדו של רשם הפטנטים, וככל שיש עליו ערעור, יבדוק זאת בית המשפט.
במספר פסקי דין נקבע, שאם קיים מסמך קודם המכיל את ההמצאה כולה, את היכולת להוציא את המידע המפורסם אל הפועל בהתאם לידע המקצועי שהיה אותה עת, אזי מתקיים "פרסום קודם", ואז אין חדשנות בהמצאה. יתר על כן, תיבחן גם התבססות ההמצאה החדשה על פרסום או אפילו המצאה קודמת. ככל שההתבססות גדולה יותר, כך גדל הסיכון, שאין בהמצאה חדשנות.
לא זו אף זו: די בכך, שליבת ההמצאה דומה לפרסום קודם, לרוב לפטנט קודם, כדי לשלול ממנה את החדשנות, אפילו במובנים מסויימים היא כן חדשנית. החלפה של רכיב שולי אחד ברכיב מסוג אחר לא תביא לחדשנות, אם ההמצאה עושה את אותה פעולה באותם אמצעים ובאותה טכנולוגיה.
יחד עם זאת, קובע אחד מפסקי הדין החשובים בתחום (ע"א 345/87), שהמסמך הישן צריך לכלול את ההמצאה כולה, ואין ליצור פסיפס של ידיעות על מנת לשלול חדשנות. עוד קובע אותו פסק דין, שאין די בתיאור כללי, ולא די ב"סימני דרך". יש למצוא פרסום קודם בעל תיאור מהותי זהה או כמעט זהה, ולא די בצורה או בניסוח. כמו כן, שימוש באותם מונחים כמו בפרסום קודם אינו פוגע בקבלת פטנט. מטבע הדברים, המצאות המצויות באותו תחום עושות שימוש בחומרים דומים, ולפעמים זהים, והמונחים המקצועיים המשמשים בהן עשויים להיות גם הם דומים עד זהים.
דוגמא אחת שעלתה באחד מפסקי הדין היא המצאה, אשר בעיקרה היתה דומה להמצאה קודמת, אך טענה ליכולת לייצר את ההמצאה בקנה מידה מסחרי. זה היה למעשה כל "החידוש" הנטען. בית המשפט קבע, שבכך לבד אין חידוש, כי עיקר ההמצאה, מה שכינינו לעיל "ליבה", הוא אותו עיקר.
בארצות הברית חל The Patent Act, שהוא חוק פדראלי, היינו חל בכל המדינות, שכן על פי חוקת ארצות הברית סוגיית הקנין הרוחני בכלל והפטנטים בפרט הן סוגיות, שהותרו בסמכות הממשל הפדראלי.
על פי סעיף 102 לחוק הפטנטים האמריקאי ופירושיו בפסיקה בוחן הפטנטים יבחן את ה-Prior Art. כלומר, מה היה ידוע ערב ההמצאה, ממש כמו אצלנו. אלא ששם ייבחנו לא רק פטנטים קודמים ופרסומים קודמים בכל מקום בעולם, אלא גם עדויות לשימוש או מכירות בפועל של הטכנולוגיה הנדונה בתוך ארצות הברית תפעלה נגד הממציא. אפילו לא נרשם פטנט, ולא נעשה פרסום בכתב, עצם קיומו של מוצר בחיי המציאות יהווה הוכחה להיעדר החידוש.
בישראל ובארצות הברית גם יחד ישנם פרסומים, אשר בכל זאת לא יפגעו בכשירות לפטנט. בענין זה יש הבחנה בין פרסומים הקודמים להמצאה, לבין פרסומים הקודמים להגשת הבקשה לפטנט. אלה סעיפים 6 לחוק הישראלי ו- 102 לחוק האמריקאי.
פרסומים קודמים לתאריך ההמצאה ימנעו את רישום הפטנט מעיקרו. פרסומים החלים בפרק זמן מסויים, שבין מועד ההמצאה לבין מועד הגשת הפטנט לא ימנעו את רישום הפטנט, אך יטילו על הממציא המבקש פטנט מגבלות זמן. רק עמידה במגבלות אלה תעמוד בדרישת החדשנות.
כך למשל קובע סעיף 6 לחוק הפטנטים הישראלי, שפרסום בניגוד לרצונו של בעל ההמצאה לא יפגע בזכות הרישום כפטנט (כמובן, כאשר הבקשה לפטנט מוגשת על ידי הממציא עצמו). יחד עם זאת, במקרה כזה יש להגיש את הבקשה לפטנט "תוך זמן סביר".
פרסום אחר, שאינו פוגע בהגדרת ההמצאה כחדשנית על פי הדין הישראלי, הוא במעמד מקצועי. הצגה או פרסום התיאור של ההמצאה, או שימוש בה במסגרת תערוכה תעשייתית או חקלאית לא תפגע בחדשנות, אך זאת בתנאי, שהבקשה לפטנט הוגשה לא יאוחר משישה חודשים לאחר פתיחת התערוכה. במקרה של פרסום בכתב עת של "אגודה מקצועית" יש לשלוח לרשם הפטנטים הודעה על ההרצאה לפני שהתרחשה, ועדיין לבקש פטנט תוך שישה חודשים לאחר הפרסום.
כאמור, גם בארצות הברית יש "תקופת חסד" (Grace Period) שבין מועד ההמצאה לבין מועד הגשת הבקשה. אם נעשה פרסום לאחר מועד ההמצאה אך לפני מועד הבקשה לפטנט, יש לממציא שנה להגיש את הבקשה.
אבחנה חשובה בענייננו בין הדין הישראלי לבין הדין האמריקאי היא, שהדין הישראלי, כמו מרבית המדינות בעולם, מעניק יתרון לתאריך ההגשה - First to File– בעוד הדין האמריקאי מעניק יתרון לתאריך ההמצאה – First to Invent. כלומר, אם שני ממציאים המציאו אותה המצאה ממש, בישראל יזכה בה אותו אחד, שהגיש ראשון את הבקשה (ענין פשוט יחסית להוכחה). בארה"ב יזכה בה זה שיוכיח, שהמציא אותה קודם.
סוגיית הפרסום היא ענין סבוך, ולא בכדי זו אחת הטענות העולות באופן תדיר בהתדיינויות בתחום הפטנטים. השורה התחתונה והמעשית בכל זאת היא זו:
ראשית, מי שסבור, שהמציא משהו, רצוי לו לשמור את פרטי ההמצאה לעצמו, ולשתף בה רק את המעגל הקרוב והבטוח ואת אותם בעלי מקצוע (עורך דין ועורך פטנטים), המסייעים לו ולהתייעץ עימם בטרם יחליט לפרסם.
שנית, אם ההמצאה כרוכה בהוצאות פיתוח ניכרות, מוטב לעשות חיפוש איכותי – במאגרי פטנטים ובמאגרים מקצועיים אחרים – לפני התחלת הפיתוח. כואב מאד לספוג הוצאות פיתוח יקרות ולגלות אחר כך, שההמצאה כבר קיימת או שיש פרסומים קודמים, ובקשת הפטנט נדחתה בשל היעדר חדשנות.